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美国:针对营业包装之商标第二意义与侵权重新定义

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-05-27
摘要:美国联邦上诉法院(CAFC)2018年10月30日在Conversev.ITCandSketchers,NewBalance,etal.乙案中,针对商标的第二意义(secondarymeaning)提出新的检验方法,对于营业包装(tradedress)赋予相当于设计专利侵权认定甚至更多之限制条件。 美国国际贸易委员会(I
美国联邦上诉法院(CAFC)2018年10月30日在Conversev.ITCandSketchers,NewBalance,etal.乙案中,针对商标的第二意义(secondarymeaning)提出新的检验方法,对于营业包装(tradedress)赋予相当于设计专利侵权认定甚至更多之限制条件。
美国国际贸易委员会(InternationalTradeCommission,USITC)认为匡威(Converse)AllStar球鞋的底部并不受商标保护,因此将导致ChuckTaylor所申请取得之如下营业包装(TradeDress)注册(注册号4,398,753)无效,且认为并不存在因普通法商标因商标使用于商业上而有之普通法上的权利。虽然该商标权不存在,ITC却解释,如其商标为有效,被告的球鞋则属侵权。但CAFC撤销该决定而发还重行审定。
Reg.No.4,398,753
识别性(Distinctiveness)是取得商标权之门槛。在Wal-MartStores,Inc.v.SamaraBros.,Inc.,529U.S.205(2000)乙案中,最高法院主张一件产品的设计(例如球鞋的部分)是不具先天识别性的(inherentlydistinctive),但可因产生第二意义(ashowingofsecondarymeaning)证实而有后天识别性(acquireddistinctiveness)。也就是说,对于相关消费者而言,特定产品特徵与特定商品来源有相关联,随着时间消费者越来越熟悉该产品设计,而建立了营业包装权(tradedressrights)。
本案中,日期是很重要的因素。因为两造互控为侵权者,「主张有营业包装权保护的一方必须举证在其第一次侵权使用前,该商标即已获得第二意义(“thepartyassertingtrade-dressprotectionmustestablishthatitsmarkhadacquiredsecondarymeaningbeforethefirstinfringinguse”onaninfringer-by-infringerbasis)」。但CAFC修改前述「第一次侵权使用(thefirstinfringinguse)」的说法,而设定一大约五年之期间,适用美国商标法(LanhamAct)第2(f)节之规定。因此,五年期间的专属连续使用将推定已建立第二意义。在评估商标所有权人使用的期间、程度和排他性时,ITC应主要依赖于过去五年内的使用…若有证据显示该等使用自相关日期有可能已经影响消费者对商标之认知,只有五年以上的使用才会被认为是相关的(“theITCshouldrelyprincipallyonuseswithinthelastfiveyears....[U]sesolderthanfiveyearsshouldonlybeconsideredrelevantifthereisevidencethatsuchuseswerelikelytohaveimpactedconsumers’perceptionsofthemarkasoftherelevantdate”)。
Converse在2013取得商标注册,因此在该注册日之后才能推定其已建立第二意义。但Converse辩称,它有权依赖对注册商标有效的推定,不同意此建立第二意义之推定适用于该商标注册前即有的侵权行为。该注册商标及其伴随的第二意义之推定仅得回溯自注册日起有效。据此,美国专利商标局(USPTO)应审查该商标是否自注册日起获得第二意义。所得的商标注册自该时间点赋予第二意义的推定,但事实上美国专利商标局并不会被要求审查在这之前某一天是否已获得第二意义,因此该商标注册不能支持注册前期间第二意义的推定。实际上,如此的记录,将随侵权和注册间存在的多年时间差距,在侵权之当时,即使注册甚至无法证明其具有第二意义。
除了推定和日期的问题外,CAFC认为ITC在第二意义判断分析亦有违误。在判断商标是否获得第二意义时,可以下六个因素之考虑来评论:(1)以实际购买者之观点判断营业包装与特定来源的关联(通常透过消费者调查来衡量);(2)使用的期间,程度和排他性;(3)广告的数量和方式;(4)销售额和消费者数量;(5)恶意仿製;及(6)有关使用该商标商品非请託媒体之报导((1)associationofthetradedresswithaparticularsourcebyactualpurchasers(typicallymeasuredbycustomersurveys);(2)length,degree,andexclusivityofuse;(3)amountandmannerofadvertising;(4)amountofsalesandnumberofcustomers;(5)intentionalcopying;and(6)unsolicitedmediacoverageoftheproductembodyingthemark)。审查是否存在第二意义时,应将六个因素全部併入一起权衡。
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